Introdução
Descobrir que outra empresa pediu ou já registrou uma marca parecida com a sua é uma situação comum. A reação imediata costuma ser “como faço para tirar essa marca do caminho?”. A Lei de Propriedade Industrial oferece quatro instrumentos para isso, mas eles não servem para o mesmo momento nem para o mesmo problema.
Neste artigo, nossa equipe compara oposição, nulidade administrativa, caducidade e ação judicial de nulidade, para mostrar como derrubar marca registrada ou ainda em análise escolhendo o instrumento adequado. Nenhum deles garante o resultado: todos dependem de fundamento legal e de provas.
Neste artigo
- A pergunta que define o caminho
- Oposição: antes do registro
- Nulidade administrativa: até 180 dias após o registro
- Caducidade: quando a marca não é usada
- Ação judicial de nulidade: até 5 anos
- Como derrubar marca registrada: quadro comparativo
- O que pesa na escolha
- Perguntas frequentes
A pergunta que define o caminho
Antes de tudo, é preciso saber em que fase está a marca do terceiro: pedido recém-publicado, pedido em exame, marca já concedida há poucos meses ou registro antigo. Essa informação aparece na consulta pública do INPI e na Revista da Propriedade Industrial (RPI). O artigo sobre os despachos do INPI explica como ler cada status.
O segundo ponto é o fundamento. Os mais comuns são:
- colidência com marca anterior sua (nome igual ou parecido no mesmo ramo);
- violação de proibição legal do art. 124 da LPI, como sinal genérico ou que reproduz nome empresarial de terceiro;
- falta de uso da marca registrada, depois de cinco anos da concessão;
- má-fé de quem registrou, por exemplo um ex-parceiro ou distribuidor.
Oposição: antes do registro
A oposição é apresentada no INPI no prazo de 60 dias a contar da publicação do pedido na RPI (art. 158 da LPI). É o caminho mais barato e o primeiro a ser considerado quando o pedido do terceiro ainda não foi decidido. O INPI analisa a oposição junto com o exame do pedido.
O passo a passo está no artigo sobre como apresentar oposição contra marca de terceiro, e os valores no artigo sobre quanto custa uma oposição de marca.
Nulidade administrativa: até 180 dias após o registro
Se a marca já foi concedida, o processo administrativo de nulidade (PAN) pode ser instaurado no INPI em até 180 dias da data da concessão (art. 169 da LPI). Ele serve para registros concedidos em desacordo com a lei, como uma marca que colide com outra anterior. Quem apresentou oposição e perdeu pode usar o PAN, e quem não apresentou oposição também pode.
Caducidade: quando a marca não é usada
A caducidade não discute se a marca deveria ter sido concedida. Ela discute se a marca está sendo usada. Depois de cinco anos da concessão, qualquer pessoa com legítimo interesse pode pedir que o registro seja declarado caduco se a marca não foi usada no Brasil, ou teve o uso interrompido por mais de cinco anos seguidos, ou foi usada com modificação que altere seu caráter distintivo (art. 143 da LPI). O titular é intimado a provar o uso. A diferença entre nulidade e caducidade está detalhada no artigo sobre caducidade e nulidade administrativa.
Ação judicial de nulidade: até 5 anos
Passados os 180 dias do PAN, ainda é possível pedir a nulidade na Justiça Federal, no prazo de cinco anos da concessão (art. 174 da LPI). O INPI participa do processo quando não é o autor (art. 175). A ação judicial permite pedir, junto, a suspensão dos efeitos do registro e o uso de provas como perícia. Por outro lado, tende a ser mais cara e mais demorada que a via administrativa, como mostra o artigo sobre quanto custa um processo por uso indevido de marca.
Nos registros feitos de má-fé que reproduzem marca notoriamente conhecida, a Convenção da União de Paris prevê que não há prazo para pedir a anulação. A aplicação desse ponto depende das provas de notoriedade e de má-fé no caso concreto.
Como derrubar marca registrada: quadro comparativo
| Instrumento | Momento | Prazo | Onde | Fundamento típico |
|---|---|---|---|---|
| Oposição | Pedido publicado, sem decisão | 60 dias da publicação | INPI | Colidência, proibição legal |
| Nulidade administrativa (PAN) | Marca concedida | 180 dias da concessão | INPI | Concessão contra a lei |
| Caducidade | Marca concedida há mais de 5 anos | Enquanto durar o não uso | INPI | Falta de uso |
| Ação de nulidade | Marca concedida | 5 anos da concessão | Justiça Federal | Concessão contra a lei |
O que pesa na escolha
Na hora de decidir como derrubar marca registrada ou um pedido de terceiro, alguns fatores costumam pesar:
- Prazo ainda aberto. O instrumento mais simples só serve se o prazo dele não passou.
- Força da sua marca. Ter registro anterior, ou ao menos uso anterior comprovado de boa-fé (art. 129, § 1º), muda o argumento.
- Urgência. Se o terceiro já está usando a marca e causando confusão no mercado, a via judicial pode permitir pedido de tutela de urgência.
- Custo e tempo. A via administrativa costuma ser mais barata; a judicial costuma ser mais completa e mais lenta.
- Combinação de medidas. Em muitos casos, uma notificação extrajudicial ou uma negociação acontece em paralelo.
Muitas vezes o melhor caminho combina instrumentos: oposição no pedido, PAN se a marca for concedida mesmo assim e, por fim, a ação judicial. A estratégia depende de cada caso e deve ser definida com base na documentação.
Como nossa equipe pode ajudar
Nossa equipe atua em registro e defesa de marcas, com a Dra. Sarah Fiorot como advogada responsável. Analisamos a fase do processo do terceiro, os prazos abertos e as provas disponíveis antes de indicar um caminho, sem promessa de resultado. Conheça a página de registro de marcas ou fale no WhatsApp.
Perguntas frequentes
Perdi o prazo da oposição. Ainda dá para agir?
Em muitos casos, sim. Se a marca for concedida, abre-se o prazo de 180 dias para a nulidade administrativa e, depois, o de cinco anos para a ação judicial. Também é possível acompanhar o exame, porque o INPI analisa a colidência mesmo sem oposição.
Preciso ter marca registrada para pedir a nulidade?
Não necessariamente. Quem tem legítimo interesse, como um usuário anterior de boa-fé ou titular de nome empresarial anterior, pode ter fundamento. O peso das provas, porém, costuma ser maior para quem tem registro.
A caducidade é uma forma de derrubar marca registrada por qualquer pessoa?
A caducidade pode ser pedida por quem tem legítimo interesse depois de cinco anos da concessão. Ela só funciona se o titular não conseguir provar o uso da marca no período, o que depende das provas que ele apresentar.
Fontes oficiais
- Lei 9.279/1996, Lei de Propriedade Industrial (arts. 124, 129, 143, 158, 169 e 174)
- INPI: serviços de marcas
Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui a análise individualizada de um advogado.
