Defesa em ação de marca: prazo, provas e como funciona

Introdução

Receber a citação de uma ação por uso indevido de marca assusta. Muitas vezes a ação vem com uma liminar mandando retirar o nome da fachada, das redes sociais e dos produtos, e o empresário precisa reagir em poucos dias.

Neste artigo, nossa equipe explica como funciona a defesa em ação de marca: os prazos que correm, as linhas de defesa mais usadas, os documentos que convém reunir e como costuma ser a contratação desse trabalho.

Os primeiros dias depois da citação

A ação mais comum nesse tema é a de abstenção de uso, em que o autor pede que o réu pare de usar a marca e, muitas vezes, pague indenização. O funcionamento desse processo do lado de quem processa está no artigo sobre ação de abstenção de uso de marca.

Do lado de quem é processado, três prazos merecem atenção:

Situação	Prazo usual	O que fazer
Liminar deferida contra a empresa	15 dias úteis para agravo de instrumento	Avaliar se cabe recurso para suspender a ordem, e cumprir enquanto não houver suspensão
Audiência de conciliação marcada	Comparecer na data	Preparar uma proposta, se houver interesse em acordo
Contestação	15 dias úteis, contados conforme o CPC	Apresentar a defesa completa, com documentos

Descumprir uma liminar costuma gerar multa diária, então o caminho mais seguro é cumpri-la enquanto se busca a sua revisão. Perder o prazo da contestação pode levar à revelia, com a presunção de que os fatos alegados pelo autor são verdadeiros.

Defesa em ação de marca: linhas mais usadas

Cada caso tem a sua estratégia, mas algumas linhas de defesa aparecem com frequência. Elas se apoiam na Lei de Propriedade Industrial:

Ausência de confusão. A proteção da marca depende do risco de o consumidor confundir os produtos ou serviços. Diferenças de nome, visual, público e ramo de atividade podem afastar esse risco.
Ramos de atividade diferentes. Em regra, a marca é protegida dentro do seu segmento (princípio da especialidade). Quem atua em ramo distinto pode ter argumentos fortes, salvo se a marca do autor for de alto renome.
Uso anterior de boa-fé. O art. 129, § 1º, garante direito de precedência a quem já usava marca idêntica ou semelhante, de boa-fé, há pelo menos seis meses antes do depósito do autor. Essa defesa depende muito de provas com data.
Termo comum ou descritivo. Palavras genéricas ou que descrevem o produto não podem ser apropriadas com exclusividade (art. 124, VI). Marcas fracas tendem a ter proteção mais estreita.
Problemas no registro do autor. Se o registro foi concedido de forma irregular ou se a marca está sem uso há mais de cinco anos, pode caber pedido de nulidade ou de caducidade, em procedimento próprio. Os dois institutos são comparados no artigo sobre caducidade e nulidade de marca.
Contestação do valor da indenização. Mesmo quando o uso é reconhecido, é possível discutir o período, o alcance e os critérios usados para calcular o pedido.

Nenhuma dessas linhas garante o resultado. A força de cada uma depende das provas e do entendimento do juízo, e muitas vezes a defesa combina mais de um argumento.

Documentos e provas para reunir

A defesa em ação de marca costuma ser decidida por documentos. Vale separar, de preferência com data comprovável:

Primeiras notas fiscais emitidas com a marca.
Contrato social e cartão do CNPJ, mostrando a data de abertura e o nome adotado.
Registro de domínio, perfis em redes sociais e as primeiras publicações.
Materiais impressos, embalagens, cardápios e fotos da fachada com data.
Pedido de registro próprio no INPI, se houver.
Notificações trocadas com o autor antes do processo.
Comprovantes de investimento em divulgação e do faturamento ligado à marca.

Os tipos de prova de uso que costumam ser aceitos estão no artigo sobre como comprovar o uso da marca. Se o processo foi antecedido por uma notificação, o artigo sobre o que fazer ao receber uma notificação por uso de marca ajuda a entender o histórico.

Acordo ou defesa até o fim

Nem toda ação de marca termina em sentença. Muitas são resolvidas por acordo, que pode prever:

prazo para a troca de nome e de materiais, evitando um corte abrupto;
coexistência das marcas com regras de diferenciação;
renúncia ou redução do pedido de indenização;
compra ou licença da marca.

A escolha entre negociar e seguir com a defesa depende da força das provas, do custo de uma eventual troca de marca e do tempo estimado do processo. Uma avaliação franca dos riscos, logo no início, costuma ajudar a decidir.

Como funciona a contratação e o custo

A defesa costuma ser contratada logo após a citação, porque os prazos são curtos. Em geral, o trabalho envolve análise do processo e das marcas, levantamento das provas, eventual recurso contra liminar, contestação, audiências e acompanhamento até a sentença.

O custo varia conforme a complexidade do caso, a necessidade de perícia, o valor discutido e a existência de recurso contra liminar. Além dos honorários, podem existir custas processuais e honorários de perito. Os componentes desse custo, vistos do lado de quem processa, estão detalhados no artigo sobre quanto custa um processo por uso indevido de marca.

Nossa equipe, com a Dra. Sarah Fiorot como advogada responsável, analisa a citação, os registros envolvidos e as provas disponíveis para indicar os caminhos de defesa em cada caso. Para saber mais, visite a página de advogado para registro de marcas ou fale no WhatsApp.

Perguntas frequentes

Sou obrigado a parar de usar a marca assim que recebo a citação?

Somente se houver uma decisão liminar determinando isso. Sem liminar, a citação em si não obriga a parar, mas a continuidade do uso pode aumentar o valor de uma eventual indenização. Essa avaliação deve ser feita caso a caso.

Ter CNPJ com o mesmo nome é suficiente para me defender?

O registro na Junta Comercial protege o nome empresarial, que é diferente da marca. Ele pode ajudar a provar a data de início do uso, mas sozinho costuma não ser suficiente diante de um registro de marca no INPI.

Posso pedir indenização de volta se a ação for julgada improcedente?

Se a ação for julgada improcedente, o autor costuma ser condenado a pagar custas e honorários de sucumbência. Indenização adicional depende de prova de abuso no direito de ação ou de prejuízo causado por liminar indevida, e é analisada caso a caso.

Fontes oficiais

Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui a análise individualizada de um advogado.

Defesa em processo por uso de marca: como funciona e o que reunir