Introdução
Quando um concorrente usa um nome igual ou muito parecido com a sua marca, o primeiro passo costuma ser uma notificação extrajudicial. Muitas vezes, ela resolve. Quando não resolve, o caminho seguinte é a ação de abstenção de marca, também chamada de ação de abstenção de uso ou de obrigação de não fazer.
Neste artigo, nossa equipe explica quem pode entrar com essa ação, o que é preciso provar, como funciona o pedido de liminar, o que pode ser pedido além da abstenção e quanto o processo costuma demorar e custar.
Neste artigo
- O que é a ação de abstenção de marca
- Quem pode entrar com a ação
- O que precisa ser provado
- Liminar: parar o uso antes do fim do processo
- Indenização por danos materiais e morais
- Prazo, etapas e custos
- Perguntas frequentes
O que é a ação de abstenção de marca
A Lei de Propriedade Industrial garante ao titular de marca registrada o uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129) e o direito de zelar pela integridade e reputação do sinal (art. 130). A ação de abstenção de marca é o instrumento judicial para fazer valer esse direito quando alguém usa, sem autorização, um sinal que reproduz ou imita a marca em produtos ou serviços iguais ou afins.
Na prática, o pedido principal é uma ordem para que o réu deixe de usar o sinal: na fachada, nas embalagens, no site, nas redes sociais, em anúncios pagos e em qualquer material comercial. Costuma vir acompanhado de multa diária em caso de descumprimento.
Essa ação é proposta, em regra, na Justiça Estadual, porque discute a relação entre particulares. Ela é diferente da ação de nulidade de registro, que questiona a validade da marca concedida pelo INPI e tramita na Justiça Federal.
Quem pode entrar com a ação
Pode propor a ação:
- O titular da marca registrada, pessoa física ou jurídica.
- O licenciado, quando o contrato de licença autoriza, conforme o art. 139 da Lei de Propriedade Industrial.
E quem só tem o pedido depositado, ainda sem registro? A lei assegura ao depositante o direito de zelar pela integridade material e pela reputação da marca (art. 130). Os tribunais costumam analisar com mais cautela a ação proposta antes da concessão, e muitas vezes a tutela é condicionada ao resultado do pedido no INPI. Cada situação precisa de avaliação.
Quem nunca registrou nem pediu registro, mas usava o nome antes, tem caminhos diferentes, como explica o artigo sobre quando alguém registrou a sua marca antes.
O que precisa ser provado
A força da ação de abstenção de marca está na prova. Os pontos centrais são:
- A titularidade. Certificado de registro ou consulta ao processo no INPI, mostrando a marca, a classe e a especificação.
- O uso pelo réu. Fotos da fachada e dos produtos, prints de site e redes sociais com data, notas fiscais de compra, anúncios.
- A semelhança e o risco de confusão. A comparação entre os sinais e entre os ramos de atuação, mostrando que o consumidor pode confundir as empresas ou associar uma à outra.
- A ciência do réu, quando houver. A notificação enviada e não atendida reforça a demonstração de que o uso continuou mesmo depois do aviso.
A ata notarial, lavrada em cartório, costuma ser a forma mais segura de registrar o conteúdo de sites e perfis, porque o material online pode ser apagado depois que o réu é citado. O artigo sobre notificação extrajudicial de marca mostra como essa etapa anterior também ajuda a montar a prova.
Liminar: parar o uso antes do fim do processo
O art. 209, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial permite ao juiz determinar liminarmente a suspensão do ato que viola a marca, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Isso se soma à tutela de urgência prevista no Código de Processo Civil.
Para que a liminar seja concedida, o juiz costuma avaliar:
- Se a prova do registro e do uso indevido é clara já no início.
- Se a demora pode causar prejuízo relevante, como desvio de clientes ou dano à reputação.
- Se a medida é reversível para o réu.
A liminar não é automática. Há casos em que o juiz prefere ouvir o réu antes de decidir, especialmente quando a semelhança entre os sinais é discutível.
Indenização por danos materiais e morais
Além da abstenção, a ação pode incluir pedido de indenização. A Lei de Propriedade Industrial prevê que os lucros cessantes sejam calculados pelo critério mais favorável ao prejudicado (art. 210), entre:
- Os benefícios que o titular teria obtido se a violação não tivesse ocorrido.
- Os benefícios que o infrator obteve.
- A remuneração que o infrator teria pago por uma licença.
Quanto ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em diversos julgados, que o uso indevido de marca pode gerar dano moral à pessoa jurídica independentemente de prova específica do abalo. Ainda assim, o valor e o próprio cabimento dependem do caso concreto. A ação também pode pedir a apreensão ou destruição de material com a marca indevida.
Prazo, etapas e custos
As etapas mais comuns são:
- Petição inicial com as provas e, se for o caso, o pedido de liminar.
- Decisão sobre a liminar.
- Citação e contestação do réu, que pode alegar ausência de confusão, uso anterior ou até pedir a nulidade do registro em outra ação.
- Produção de provas, que pode incluir perícia para apurar a semelhança ou o valor dos danos.
- Sentença e possíveis recursos.
Não existe prazo fixo. Uma ação sem perícia pode ser julgada em primeira instância em cerca de um a dois anos, mas recursos e perícias costumam alongar bastante esse tempo. A pretensão de indenização prescreve em cinco anos, conforme o art. 225 da Lei de Propriedade Industrial.
Os custos envolvem custas judiciais (tabela de cada estado, geralmente proporcional ao valor da causa), ata notarial, eventual perícia e honorários advocatícios. Quem perde costuma arcar com as custas e os honorários de sucumbência da outra parte, o que precisa entrar na avaliação de risco antes de propor a ação.
Como nossa equipe pode ajudar
Nossa equipe atua em registro e defesa de marcas, com a Dra. Sarah Fiorot como advogada responsável. Avaliamos a força do registro, organizamos as provas, preparamos a notificação e, quando necessário, conduzimos a ação de abstenção. Conheça a página de advogado para registro de marcas ou fale no WhatsApp.
Perguntas frequentes
Preciso mandar notificação antes de entrar com a ação de abstenção de marca?
A lei não exige. Mesmo assim, a notificação costuma ser recomendada: ela pode resolver o conflito sem processo e, se ignorada, reforça a prova de que o uso continuou mesmo depois do aviso.
A ação de abstenção serve contra perfil em rede social ou domínio de site?
Pode servir, quando o perfil ou o domínio usa a marca para oferecer produtos ou serviços iguais ou afins. Nesses casos, também costuma ser útil acionar os canais de denúncia de propriedade intelectual das próprias plataformas.
Se o réu tiver registro de marca parecida, a ação ainda é possível?
A situação fica mais complexa. Enquanto o registro do réu existir, ele tem um título próprio, e o caminho costuma envolver também a nulidade desse registro, na via administrativa ou na Justiça Federal. A estratégia depende de cada caso.
Fontes oficiais
Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui a análise individualizada de um advogado.
