Introdução
A descoberta costuma ser por acaso. Você vai registrar o nome que usa há anos e a pesquisa mostra um pedido de outra pessoa. Ou chega uma notificação dizendo que o seu negócio está usando uma marca registrada por terceiro. Em qualquer dos casos, a sensação é de que o nome foi tomado.
Nem sempre a situação está perdida. Quando alguém registrou minha marca antes de mim, a lei oferece instrumentos diferentes conforme a fase do processo e conforme os fatos: há quanto tempo você usa o nome, se o outro titular agiu de má-fé, se ele usa a marca de verdade. Este artigo organiza esses caminhos e os prazos de cada um.
Neste artigo
- Alguém registrou minha marca: o primeiro passo
- Se ainda é um pedido: a oposição
- O direito de precedência de quem usava antes
- Se o registro já foi concedido: nulidade administrativa e judicial
- Se o titular não usa a marca: a caducidade
- Caminhos negociados e a opção de mudar de nome
- Que provas reunir
- Perguntas frequentes
Alguém registrou minha marca: o primeiro passo
O primeiro passo é descobrir em que fase está o processo. Antes de qualquer medida, é preciso saber o status do processo do outro titular na base do INPI. As situações mais comuns são:
| Situação no INPI | Caminho principal | Prazo |
|---|---|---|
| Pedido publicado, ainda sem decisão | Oposição | 60 dias da publicação |
| Registro concedido há menos de 180 dias | Processo administrativo de nulidade | 180 dias da concessão |
| Registro concedido há menos de 5 anos | Ação judicial de nulidade | 5 anos da concessão |
| Registro concedido há 5 anos ou mais, sem uso | Caducidade | A partir de 5 anos da concessão |
Os prazos estão na Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996). O acompanhamento pela Revista da Propriedade Industrial, explicado no artigo sobre como acompanhar o pedido de marca na RPI, é o que permite descobrir o pedido a tempo.
Se ainda é um pedido: a oposição
Todo pedido de marca é publicado na RPI, e o artigo 158 da lei abre prazo de 60 dias para que qualquer interessado apresente oposição. É o momento mais eficiente para agir, porque o registro ainda não existe.
Na oposição, você apresenta ao INPI os motivos pelos quais aquele pedido não deve ser concedido: semelhança com uma marca sua já registrada ou pedida antes, uso anterior de boa-fé, reprodução de marca que o requerente não poderia desconhecer, entre outros. O artigo sobre como apresentar oposição a marca de terceiro detalha a peça e os custos.
A oposição não garante o indeferimento. O examinador analisa os argumentos e as provas, e a decisão depende do caso.
O direito de precedência de quem usava antes
No Brasil, em regra, a marca pertence a quem registra primeiro. O parágrafo 1º do artigo 129 cria uma exceção: quem, de boa-fé, usava no país marca idêntica ou semelhante para o mesmo produto ou serviço, ou para produto ou serviço afim, há pelo menos seis meses antes do pedido do outro, tem direito de precedência ao registro.
Esse direito costuma ser alegado na oposição, acompanhado do seu próprio pedido de registro. Para ser reconhecido, precisa de prova do uso contínuo e anterior, e a análise considera o conjunto dos documentos. Quem usava o nome informalmente, sem nenhum registro de datas, tende a ter mais dificuldade.
Se o registro já foi concedido: nulidade administrativa e judicial
Se o prazo de oposição passou e o registro foi concedido, ainda existem dois caminhos para questioná-lo.
Processo administrativo de nulidade. Pode ser instaurado no próprio INPI, por qualquer pessoa com legítimo interesse, em até 180 dias da expedição do certificado (artigos 168 e 169). Os fundamentos são os mesmos que poderiam impedir o registro, e o titular é intimado para se manifestar. O artigo sobre caducidade e nulidade administrativa compara os dois procedimentos.
Ação judicial de nulidade. Tramita na Justiça Federal, com participação do INPI, e prescreve em 5 anos contados da concessão (artigos 173 e 174). Nela é possível pedir, desde que demonstrados os requisitos, a suspensão dos efeitos do registro durante o processo. Há ainda a hipótese do artigo 166, que permite ao titular de marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris pedir a adjudicação do registro em alguns casos.
Se o titular não usa a marca: a caducidade
Em alguns casos, quando alguém registrou minha marca, o que se descobre é que a pessoa nem chegou a usá-la. Há quem registre marcas sem intenção real de uso, só para negociá-las depois. Para esses casos existe a caducidade. Segundo o artigo 143, qualquer pessoa com legítimo interesse pode pedir que o registro seja declarado caduco se, passados 5 anos da concessão, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil ou tiver sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos, sem justificativa.
O titular é intimado e precisa comprovar o uso. Se não comprovar, o registro caduca, e o nome pode voltar a ficar disponível para quem tiver o pedido na fila.
Caminhos negociados e a opção de mudar de nome
Nem todo caso em que alguém registrou minha marca precisa terminar em disputa. Dependendo do caso, também podem ser avaliados:
- Compra da marca, por meio de cessão anotada no INPI.
- Acordo de convivência, quando os negócios atuam em segmentos ou regiões que permitem a coexistência sem confusão para o consumidor.
- Licença de uso, com o titular autorizando o uso do nome em condições combinadas.
- Rebranding planejado, quando a análise mostra baixa chance de sucesso nas medidas legais. Mudar de nome com calma costuma ser menos custoso do que mudar por ordem judicial.
Que provas reunir
Seja qual for o caminho, a força do caso está nas provas de uso anterior e contínuo. Vale reunir:
- Notas fiscais e contratos com o nome da marca, com datas.
- Registro de domínio, perfis em redes sociais e publicações antigas.
- Material de divulgação, embalagens, fotos da fachada e anúncios.
- Registro na Junta Comercial e alvarás.
- Mensagens ou documentos que mostrem que o outro titular conhecia a sua marca.
Nossa equipe atua em registro de marcas e em disputas no INPI em todo o Brasil, com a Dra. Sarah Fiorot como advogada responsável. A análise começa pelo status do processo e pelas provas disponíveis, e o caminho indicado depende desse conjunto, sem garantia de resultado. Veja mais na página de advogado para registro de marcas. Se quiser conversar sobre o seu caso, fale no WhatsApp ou fale com um advogado.
Perguntas frequentes
Eu usava a marca antes. Isso basta para ficar com ela?
Nem sempre. O uso anterior de boa-fé por pelo menos seis meses pode garantir o direito de precedência, mas ele precisa ser alegado no momento adequado e comprovado com documentos. Sem prova de datas, o argumento perde força.
Perdi o prazo da oposição. Ainda dá para fazer alguma coisa?
Pode dar. Depois da concessão existem o processo administrativo de nulidade, em até 180 dias, e a ação judicial de nulidade, em até 5 anos. Se o titular não usa a marca por 5 anos, há ainda a caducidade. A viabilidade depende dos fundamentos e das provas.
Posso continuar usando o nome enquanto discuto o registro?
Depende do caso. O titular do registro pode notificar e até buscar judicialmente a abstenção de uso. Continuar usando sem orientação pode aumentar o risco de pedido de indenização, por isso vale avaliar a situação antes de decidir.
Fontes oficiais
- Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), artigos 129, 143, 158, 166 a 175
- Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui a análise individualizada de um advogado.
