Introdução
Um contrato de licença de marca é o documento que permite que outra empresa use a sua marca, com regras claras de onde, como, por quanto tempo e em troca de quê. Ele aparece em situações bem comuns: o fabricante que produz para a sua marca, o distribuidor que vende em outra região, o sócio que abre uma unidade, a empresa do grupo que usa o nome da holding.
O problema é que muitas dessas parcerias começam com um aperto de mão. Enquanto a relação vai bem, ninguém sente falta do papel. Quando ela termina, a discussão sobre quem pode continuar usando o nome costuma ser longa e cara.
Neste artigo, nossa equipe explica o que é a licença de uso, quais cláusulas não podem faltar e por que vale averbar o contrato no INPI.
Neste artigo
- O que é licença de uso de marca
- Licença não é venda: a diferença para a cessão
- Cláusulas essenciais do contrato de licença de marca
- Averbação do contrato no INPI
- Erros comuns em licenças informais
- Perguntas frequentes
O que é licença de uso de marca
A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) permite que o titular de um registro, ou de um pedido de registro, autorize terceiros a usar a marca. É o que diz o art. 139. O titular continua sendo o dono; o licenciado recebe apenas o direito de uso, dentro dos limites do contrato.
A mesma regra traz um ponto que muita gente desconhece: o titular tem o direito de exercer controle efetivo sobre a especificação, a natureza e a qualidade dos produtos ou serviços do licenciado. Ou seja, licenciar não é só emprestar o nome. É também zelar para que o que chega ao consumidor com aquela marca mantenha o padrão que a construiu.
Licença não é venda: a diferença para a cessão
É comum confundir licença com cessão. Na licença, a marca continua no nome do titular, e o uso pelo licenciado é temporário e condicionado. Na cessão, a titularidade passa para outra pessoa, que se torna a nova dona da marca.
| Licença de uso | Cessão | |
|---|---|---|
| Quem fica com a marca | O titular original | O comprador (cessionário) |
| Duração | Prazo definido no contrato | Definitiva |
| Remuneração | Normalmente royalties periódicos ou valor fixo | Normalmente preço único |
| Registro no INPI | Averbação do contrato | Anotação da transferência |
Se a ideia é vender a marca, o caminho é outro: a transferência da titularidade, anotada no INPI. Antes de licenciar ou de vender, também vale definir se a marca deve estar no CPF ou no CNPJ, tema do artigo sobre registrar marca como pessoa física ou com CNPJ.
Cláusulas essenciais do contrato de licença de marca
Não existe modelo único, porque cada negócio tem uma lógica. Ainda assim, alguns pontos aparecem em praticamente todo contrato de licença de marca bem estruturado:
- Identificação da marca. Número do processo ou do registro no INPI, a forma de apresentação (nominativa, mista) e as classes envolvidas.
- Produtos ou serviços licenciados. O licenciado só pode usar a marca naquilo que está descrito. Uma licença para roupas não autoriza calçados, por exemplo.
- Exclusividade. Se a licença é exclusiva (só o licenciado usa naquele território) ou não exclusiva (o titular pode licenciar para outros e usar ele mesmo).
- Território. Cidade, estado, país ou canal de venda, como lojas físicas ou internet.
- Prazo e renovação. Tempo de vigência, regras de renovação e o que acontece com o estoque quando o contrato termina.
- Remuneração. Royalties sobre faturamento, valor fixo ou licença gratuita. O cálculo dos royalties tem particularidades e será tema de um artigo próprio no blog.
- Padrões de qualidade e fiscalização. Manual de uso da marca, aprovação prévia de embalagens e materiais, direito de vistoria.
- Defesa da marca. Quem age quando um terceiro copia a marca. O art. 139 permite que o licenciado receba poderes para agir em defesa dela, desde que isso esteja no contrato.
- Rescisão. Hipóteses de encerramento antecipado, prazo para parar de usar a marca e penalidades.
- Sublicença e cessão do contrato. Se o licenciado pode repassar o uso a terceiros, o que normalmente é vedado ou depende de autorização.
Na franquia, a licença de marca é uma parte de um contrato maior, que inclui know-how e suporte. Quem está nesse caminho pode ler também o artigo sobre registrar a marca de franquia antes de licenciar.
Averbação do contrato no INPI
O contrato vale entre as partes desde a assinatura. Mas, pelo art. 140 da LPI, ele precisa ser averbado no INPI para produzir efeitos em relação a terceiros, e esses efeitos começam na data da publicação da averbação.
Na prática, a averbação costuma ser relevante em três situações:
- Oponibilidade. Com o contrato averbado, fica mais simples demonstrar a terceiros que aquele uso é autorizado.
- Remessas ao exterior. Quando o titular está fora do Brasil, a averbação costuma ser exigida para a remessa dos royalties e pode influenciar o tratamento tributário do pagamento. Esse ponto depende de análise contábil e jurídica do caso.
- Prova de uso. O uso pelo licenciado pode servir para afastar um pedido de caducidade. Para isso, a própria lei dispensa a averbação (art. 140, § 2º), mas um contrato bem escrito facilita a prova. Entenda o risco no artigo sobre caducidade e nulidade de marca.
O pedido é feito pelo sistema eletrônico do INPI, com o contrato, os documentos das partes e o pagamento da retribuição prevista na tabela vigente. Se o INPI indeferir a averbação, o art. 141 permite recurso.
Erros comuns em licenças informais
Quando a licença existe só em conversa ou em troca de mensagens, alguns problemas costumam aparecer:
- Licenciado que registra a marca no próprio nome, aproveitando que o titular nunca depositou o pedido.
- Uso em produtos não combinados, sem que o titular tenha como provar o limite do que autorizou.
- Fim da parceria sem prazo de saída, com o ex-licenciado continuando a vender com o nome.
- Qualidade fora do padrão, que desgasta a reputação construída pelo titular.
Nenhum desses riscos é inevitável. Eles diminuem bastante quando a marca está registrada antes da licença e o contrato prevê, por escrito, as regras de uso e de saída.
Como nossa equipe pode ajudar
Nossa equipe atua em registro e proteção de marcas, com a Dra. Sarah Fiorot como advogada responsável. Analisamos a situação da marca no INPI, redigimos ou revisamos o contrato de licença e cuidamos da averbação. Conheça a página de advogado para registro de marcas ou fale no WhatsApp.
Perguntas frequentes
Posso licenciar uma marca que ainda está em análise no INPI?
O art. 139 da LPI admite licença tanto de registro quanto de pedido. O risco é que, se o pedido for indeferido, a base do contrato fica fragilizada. Por isso é recomendável prever no contrato o que acontece nesse cenário.
O contrato de licença de marca precisa ser averbado para valer?
Entre as partes, o contrato costuma valer desde a assinatura. A averbação é o que faz a licença produzir efeitos perante terceiros, conforme o art. 140, e pode ser exigida em situações específicas, como remessa de royalties ao exterior.
Licença gratuita entre empresas do mesmo grupo também precisa de contrato?
Não há obrigação de cobrar royalties, mas um contrato escrito ajuda a deixar claro quem é o titular e a organizar o uso entre as empresas. Os efeitos fiscais e societários variam conforme o caso e merecem análise individual.
Fontes oficiais
- Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996)
- INPI: contratos de tecnologia e de licença de marca
Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui a análise individualizada de um advogado.
